Die klägerische ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. besitzt eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sie ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 1243627 "ABANCA (fig.) ", die 2014 für diverse Klassen registriert wurde.

Die beklagte ABANKA ist eine Bank nach slowenischem Recht und hat keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz. Sie beschäftigt hier auch kein Personal und verfügt nicht über eine Bewilligung der FINMA. Sie ist Inhaberin der beiden IR-Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA“ (fig.). Die Klägerin machte gegenüber der Beklagten den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " geltend und forderte die Beklagte auf, ihre Marken zu löschen oder deren rechtserhaltenden Gebrauch aufzuzeigen. Die Beklagte bestritt den Nichtgebrauch der beiden Marken in der Schweiz, ohne der Klägerin entsprechende Gebrauchsbelege zu übermitteln. Die Klägerin beantragte dem Berner Handelsgericht die Feststellung der Nichtigkeit der beklagtischen Marken. Das Handelsgericht hiess die Klage gut und stellte entsprechend den Klagebegehren die Nichtigkeit der Schweizer Anteile der beiden IR-Marken fest. Die Beschwerdeführerin erblickte darin eine Verletzung von Art. 168 ZPO, Art. 55 ZPO, Art. 29 BV und Art. 53 ZPO sowie von Art. 12 Abs. 3 MSchG, indem die Vorinstanz den Nichtgebrauch durch die Beschwerdegegnerin für glaubhaft gemacht erachtete und sodann den Beweis des Gebrauchs durch die Beschwerdeführerin für nicht erbracht hielt. Die Verletzung von Art. 168 ZPO erblickte die Beschwerdeführerin darin, dass die Vorinstanz in Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach Parteigutachten blosse Parteibehauptungen darstellten, eine private Gebrauchsrecherche zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke für geeignet gehalten und massgebend darauf abgestellt habe. Dies trifft gemäss Bundesgericht jedoch nicht zu: Die Klägerin habe zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der streitbetroffenen Marken in der Schweiz eine Gebrauchsrecherche, die Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-)Gebrauch sowie eine von der Klägerin durchgeführte Kurzrecherche zum Gebrauch eingereicht. Auch wenn der Gebrauchsrecherche nicht der Beweiswert eines gerichtliches Gutachtens zukomme, sei sie als besonders substanziierte Parteibehauptung durchaus nicht unbeachtlich. Die Vorinstanz durfte sich zu Recht darauf stützen, zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden. Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Beschwerdeantwort mit Aktenhinweisen nach, dass sie die von der Vorinstanz als weitere Indizien für den Nichtgebrauch berücksichtigten Umstände in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften behauptet hat, so dass die Beschwerdeführerin keinen Sitz, keine Niederlassung, keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz habe, keine Werbemassnahmen in der Schweiz mache und in der Schweiz nicht tätig sei. Dies blieb von der Beschwerdeführerin unwidersprochen. Von einer Verletzung der Verhandlungsmaxime kann gemäss Bundesgericht keine Rede sein. Auch treffe nicht zu, dass die Vorinstanz eine zu hohe Schwelle für den Nachweis des Markengebrauchs angewendet hätte. Die Vorinstanz führte den sehr beschränkten Kundenkreis der Beschwerdeführerin zutreffend auf den Umstand zurück, dass das Angebot der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht erkennbar sei, weshalb die Dienstleistungen nur von Kunden wahrgenommen würden, die einen Bezug zu Slowenien haben. Sie hat damit in nicht zu beanstandender Weise begründet, weshalb im vorliegenden Fall der sehr eingeschränkte Kundenkreis der Beschwerdeführerin gegen die Ernsthaftigkeit der Marktbearbeitung spricht. Schliesslich verfing auch der Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht, die Vorinstanz habe das "kompetitive Marktumfeld, sprich das hohe Angebot an Bankdienstleistungen in der Schweiz durch inländische wie auch ausländische Anbieter sowie die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin über keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz verfüge", nicht berücksichtigt. Es war für das Bundesgericht nicht ersichtlich, inwiefern dies der Beschwerdeführerin helfen sollte oder die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung herabsetzen würde. Im Gegenteil: Soll die Marktbearbeitung so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen bzw. zu erhalten, erfordere dies in einem kompetitiven Umfeld gerade erhöhte Präsenz. Das Bundesgericht wies im Ergebnis die Beschwerde ab und stützte den vorinstanzlichen Entscheid.

Urteil 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017