Die Beschwerdeführerin (LEGO) stellt Klemmbausteine her und hinterlegte beim IGE mehrere dreidimensionale Marken für Spielbausteine (Formmarken). Die Beschwerdegegnerin stellt ebenfalls Klemmbausteine her, die mit denjenigen der Beschwerdeführerin kompatibel sind. Die Beschwerdegegnerin klagte am 9. März 2000 beim Handelsgericht des Kantons Zürich und beantragte, es seien die Formmarken der Beschwerdeführerin für nichtig zu erklären. Die Klage wurde gutgeheissen, wogegen die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesgericht einreichte. Das Bundesgericht wies die Sache an das Handelsgericht zurück zu Prüfung, ob die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Formen gemäss Art. 2 lit. b MSchG technisch notwendig seien und falls nicht, ob sich die Formen für die Spielbausteine der Beschwerdeführerin im Verkehr durchgesetzt haben.

Das Handelsgericht forderte die die Beschwerdeführerin auf, Alternativformen zu den Streitmarken aufzuzeigen. Diese konnte 50 Alternativformen aufzeigen, die eine ebenso praktische, solide und nicht mit höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung darstellen wie die Streitmarken. Die Beschwerdegegnerin bestritt dies, worauf ein Gutachter bestellt wurde, der die Ausführungen der 50 Alternativen prüfte. Es wurde ein Versuchsablauf durchgeführt, in dem alternative Bausteine produziert und anschliessend vom Gutachter untersucht wurden. Im Gutachten wurde festgehalten, dass jede Abweichung zu Mehrkosten (Werkzeugkosten, Herstellungskosten) führe und die als Formmarken beanspruchten Formen als technisch notwendig zu betrachten seien. Die Vorinstanz stützte sich bei ihrem Urteil auf dieses Gutachten, hiess die Klage der Beschwerdegegnerin gut und erklärte die Formmarken der Beschwerdeführerin für nichtig. Die Beschwerdeführerin reichte dagegen erneut Beschwerde beim Bundesgericht ein. Sie warf der Vorinstanz vor, die Beweislast hinsichtlich der technischen Notwendigkeit gemäss Art. 2 lit. b MSchG rechtsfehlerhaft verteilt zu haben. Des Weiteren werde das Kriterium der technischen Notwendigkeit durch die festgestellten höheren Herstellungskosten nicht gestützt. Abschliessend argumentierte sie, dass die Vorinstanz willkürlich gehandelt und das rechtliche Gehör verletzt habe, da die tatsächlichen Herstellungskosten der Alternativformen tiefer als im angefochtenen Entscheid festgelegt wurden.

Das Bundesgericht erwog, dass sich die Vorinstanz zu Recht auf das Gutachten gestützt habe und betrachtet den Vorwurf der Beschwerdeführerin als gegenstandslos. Es entschied, dass bei der Beurteilung der Unzumutbarkeit von Alternativformen wegen höheren Herstellungskosten nicht nur auf die Mehrkosten abgestellt werden kann, sondern die wettbewerbliche Gleichbehandlung der Konkurrenten berücksichtigt werden muss. Wenn der Markeninhaber mit der Registrierung einer Formmarke für unbestimmte Zeit ein Monopolrecht gewährt wird, darf den Mitbewerbern angesichts gleichwertiger Alternativen kein Nachteil erwachsen und es muss für alle Konkurrenten eine äquivalente Ausgangslage bestehen. Wenn sich aber bei Alternativformen höhere Herstellungskosten feststellen lassen, so ist diese Gleichbehandlung nicht gewährleistet und es ist davon auszugehen, dass sich der Kostenunterschied im Wettbewerb auswirken wird. Das Bundesgericht verwarf auch das Argument der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe willkürlich gehandelt und ihren Gehörsanspruch verletzt. Das Bundesgericht bestätigte in seinem Urteil die Vorinstanz, welche die von den Streitmarken beanspruchten Formen wegen den höheren Herstellungskosten als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG erachtete, und wies die Beschwerde ab.

(Entscheid BGE 4A_20/2012 vom 3. Juli 2012)