Die myphotobook GmbH (Beschwerdeführerin) hinterlegte beim IGE die Markenanmeldung 57993/2009 "MYPHOTOBOOK" für Dienstleistungen der Klasse 40 (Materialbearbeitung). Das IGE wies die Marke zurück mit der Begründung, es fehle der Marke an Unterscheidungskraft. Die Motiondrive AG (Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin der im Jahr 2006 hinterlegten Schweizer Marke 552147 "myphotobook" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42.
Die Beschwerdeführerin erhob Klage gegen die Beschwerdegegnerin mit dem Begehren, die Schweizer Marke 552147 sei für bestimmte Waren und Dienstleistungen im Schweizer Markenregister für die Klassen 9, 16, 35, 38 und 42 zu löschen. Es sei der Beklagten weiter zu verbieten, die Bezeichnung "myphotobook" für die Bewerbung oder den Betrieb einer Internet-Plattform zu verwenden, auf welcher die Plattform-Benutzer ihre Fotos hinaufladen und sich diese als physische Fotobücher zustellen lassen könnten. Die Beschwerdeführerin brachte vor, sie habe den Gebrauch der Marke in der Schweiz über eine hiesige Lizenznehmerin aufgenommen. Sie fürchte, dass bei Rückweisung ihrer Markenanmeldung die Beschwerdegegnerin plötzlich über ein älteres, im Register eingetragenes Schutzrecht verfüge, das sie in der Erbringung oder dem Ausbau ihrer Dienstleistungen in der Schweiz behindern könnte.
Die Vorinstanz wies das Nichtigkeitsbegehren ab. Sie hielt dafür, dass die umstrittenen beanspruchten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich in keinem direkten Zusammenhang mit Fotobüchern oder deren Bereitstellung stünden. In einer Eventualbegründung qualifizierte sie das Verhalten der Beschwerdeführerin als widersprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich. Diese beanspruche in Deutschland für das Zeichen "MYPHOTOBOOK" für die gleichen Waren und Dienstleistungen Markenschutz, den sie aber gleichzeitig der Beschwerdegegnerin aus Überlegungen verweigern wolle, welche die Eintragungsfähigkeit an sich beträfen.
Für das Bundesgericht erübrigte es sich, zu prüfen, ob nicht einzelne Waren und Dienstleistungen, die unter die beanspruchten Waren- und Dienstleistungskategorien bzw. Oberbegriffe nach dem Abkommen von Nizza fallen, dazu verwendet werden könnten, ein persönliches Fotoalbum herzustellen, so dass das Zeichen "myphotobook", als direkt beschreibend tatsächlich vom Schutz ausgeschlossen wäre. Dies deshalb, weil die Beschwerdeführerin in der Beschwerde nicht präzisiert hatte, inwiefern die Vorinstanz eine negative Einschränkung des beanspruchten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, sei es nach Klassen oder nach Oberbegriffen, hätte vornehmen müssen. Auch im Übrigen zeigte die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht nicht rechtsgenügend auf, inwiefern die Beurteilung der Vorinstanz, dass der direkt beschreibende Charakter des angegriffenen Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verneinen sei, bundesrechtswidrig wäre. Ihre blossen Wiederholungen aus der Klageschrift konnten als Beschwerdebegründung vom Bundesgericht nicht berücksichtigt werden. Zu Recht habe die Vorinstanz erwogen, dass erst die Buchbinderarbeiten aus einem Fotobuch "ein auf mich zugeschnittenes Fotobuch" machten. Den Hilfsmitteln selber haftet indes kein direkt beschreibender Bezug zu "meinem persönlichen Fotobuch" an. Dies habe die Vorinstanz erkannt, ohne widersprüchlich zu argumentieren. Die Vorinstanz erwähnte bei der Wiedergabe der Parteivorbringen, dass die Beschwerdeführerin geltend mache, die Beschwerdegegnerin habe ihre Marke in der Schweiz in der klaren Absicht registrieren lassen, die Beschwerdeführerin bei ihrer Tätigkeit im Auf- und Ausbau des Schweizer Geschäfts zu behindern. Die beklagtische Marke sei ohne echte eigene Gebrauchsabsicht und nur mit der Absicht, die Beschwerdeführerin zu behindern, hinterlegt worden. Da sich die kantonale Vorinstanz zu diesem Vorbringen mit keinem Wort äusserte, hiess das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gut. Die Vorinstanz hätte begründen müssen, weshalb sie die klägerischen Vorbringen betreffend Nichtigkeit der beklagtischen Marke wegen fehlender eigener Gebrauchsabsicht und blosser Behinderungsabsicht für nicht stichhaltig oder allenfalls unsubstanziiert halte. Indem sie jegliche Erwägung zu diesem Vorbringen der Beschwerdeführerin unterliess, verletzte sie die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV. Das Bundesgericht wies die Sache an die Vorinstanz zurück, damit sie ihren Entscheid in Bezug auf die Abweisung der geltend gemachten Nichtigkeit der beklagtischen Marke wegen fehlender eigener Gebrauchsabsicht bzw. blosser Behinderungsabsicht begründe.
(Entscheid des Bundesgerichts 4A_514/2012 vom 27. Februar 2013)